Belangrijke update rondom beschrijvende handelsnamen
Veel ondernemers gebruiken beschrijvende termen in hun handelsnamen (of domeinnamen) om hun producten of diensten onder de aandacht te brengen. Denk bijvoorbeeld aan termen als ‘taart’ of ‘fiets’. Dit levert in zoekmachines vaak goede zoekresultaten op, omdat geïnteresseerden meestal op beschrijvende termen (die het verlangde product of dienst omschrijven) zoeken. Als keerzijde levert het gebruik van een beschrijvende handelsnaam (of domeinnaam) in de praktijk wel vaker tot discussie over een mogelijke inbreuk op een beschrijvende (oudere) handelsnaam van een ander.
In de afgelopen jaren was in de rechtspraak de lijn ontstaan dat bij een puur beschrijvende handelsnaam de mogelijkheid dat sprake zou kunnen zijn van ‘verwarringsgevaar’ niet genoeg is om handelsnaambescherming te kunnen claimen, maar dat daarnaast (cumulatief) sprake moest zijn van ‘bijkomende omstandigheden’ op grond waarvan je succesvol tegen een gelijkende (jongere) beschrijvende handelsnaam kon optreden. De gedachte daarachter was dat iedereen beschrijvende termen in een handelsnaam moeten kunnen gebruiken (de zogeheten ‘vrijhoudingsbehoefte).[1]
Recent heeft de Hoge Raad, de hoogste rechterlijke instantie in Nederland, zich nader uitgelaten over het al dan niet nodig zijn van deze ‘bijkomende omstandigheden’ bij vaststelling of sprake is van een handelsnaaminbreuk. Dit vereiste van bijkomende omstandigheden komt – in tegenstelling tot verwarringsgevaar – niet voor in het hierbij relevante artikel 5 van de Handelsnaamwet.
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het juist is dat uit de wet niet volgt dat naast verwarringsgevaar ook sprake moet zijn van bijkomende omstandigheden. De ontstane lijn in de rechtspraak is dus evenmin juist. De mogelijkheid van ‘verwarringsgevaar’ blijft in geval van toetsing van de vraag of sprake is van een handelsnaaminbreuk de enige maatstaf. Deze maatstaf biedt ook voldoende ruimte de kleinere beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen en de vrijhoudingsbehoefte in overweging te nemen. Bij de vraag óf verwarring te duchten is, moet de rechter steeds alle omstandigheden van het geval in aanmerking nemen. De Hoge Raad heeft in dat kader meegegeven dat tegenwoordig steeds meer ondernemers beschrijvende handelsnamen gebruiken en het publiek vandaag de dag niet meer zo snel verward zal raken bij het zien van sterk gelijkende beschrijvende handelsnamen.[2]
Lang niet altijd gebruiken ondernemers de domeinnaam van hun onderneming ook als handelsnaam. Als ze in een geschil geraken over een domeinnaam die ze niet als handelsnaam gebruiken en de ander een (oudere) handelsnaam heeft, geldt het leerstuk van de onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). De Hoge Raad heeft daarover al eerder geoordeeld dat in dat geval wel sprake moet zijn van bijkomende omstandigheden. Voor bijkomende omstandigheden kun je denken aan het gebruik door een concurrent van een sterk op die van jou gelijkende domeinnaam die ook heel dicht tegen je handelsnaam aanligt en waarvan het enig doel is jouw klanten op een misleidende wijze weg te lokken.[3]
Vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.
Door: Manita Hamberg, advocaat IE/IT recht en commerciële contracten
[1] Gerechtshof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (Parfumswinkel).
[2] HR 19 februari 2021, IEF 19773, ECLI:NL:HR:2021:269 (DOC tegen Dairy Partners)
[3] HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloning)